因認(rèn)為大潤發(fā)公司在經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”“大潤發(fā)企業(yè)”等名稱構(gòu)成侵權(quán)，“大潤發(fā)”商標(biāo)權(quán)利人康成公司將其訴至法院。近日，上海高院對(duì)康成公司訴大潤發(fā)公司侵犯其“大潤發(fā)”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案作出終審判決，判令大潤發(fā)公司停止侵權(quán)，并賠償康成公司300萬元。專家認(rèn)為，該案中一個(gè)值得探討的問題是：在“判賠基礎(chǔ)數(shù)額”無法確定的情況下是否可以適用懲罰性賠償。

如何理解法定賠償可兼具補(bǔ)償與懲罰的雙重功能
日前，上海市高級(jí)人民法院對(duì)“大潤發(fā)”商標(biāo)權(quán)利人康成投資（中國）有限公司（下稱康成公司）訴大潤發(fā)投資有限公司（下稱大潤發(fā)公司）侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)案作出終審判決，維持了此前上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院所作的大潤發(fā)公司立即停止侵犯康成公司享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，停止使用包含“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱，刊登聲明，消除影響，并賠償康成公司合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失300萬元的一審判決。
據(jù)了解，原告康成公司是知名連鎖超市“大潤發(fā)”的商標(biāo)權(quán)人。
2014年10月，大潤發(fā)公司成立，此后，陸續(xù)成立了多家分公司。庭審過程中，大潤發(fā)公司確認(rèn)其存在對(duì)外進(jìn)行特許加盟行為。康成公司認(rèn)為，大潤發(fā)公司擅自將自己命名為“大潤發(fā)投資有限公司”，并在經(jīng)營中使用上述名稱，在其網(wǎng)站以及實(shí)際經(jīng)營宣傳中突出使用原告“大潤發(fā)”商標(biāo)以及將“大潤發(fā)”和“DRF”組合使用，構(gòu)成侵犯原告注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競爭行為。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理后認(rèn)為，原告與被告均從事超市經(jīng)營，大潤發(fā)公司在經(jīng)營中使用“大潤發(fā)”“大潤發(fā)企業(yè)”“大潤發(fā)生活超市”“大潤發(fā)黃埔店”等被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，侵犯了康成公司擁有的“大潤發(fā)”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；大潤發(fā)公司將“大潤發(fā)”作為字號(hào)使用的行為構(gòu)成對(duì)康成公司的不正當(dāng)競爭。
上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院綜合考慮原告商標(biāo)的知名度情況和對(duì)原告銷售及獲利的貢獻(xiàn)情況、被告的主觀惡意、侵權(quán)情節(jié)、宣傳情況及侵權(quán)行為的后果等，判決大潤發(fā)公司賠償康成公司包含合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失300 萬元。該案經(jīng)上海市高級(jí)人民法院二審審結(jié)后，維持了一審原判。（陳穎穎）
行家點(diǎn)評(píng)：
李偉華 北京大成（上海）律師事務(wù)所 律師：該案主要涉及兩方面值得討論的問題，一為將與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)注冊(cè)為企業(yè)名稱是否可以判令停止使用的問題，二為在“判賠基礎(chǔ)數(shù)額”無法確定的情況下是否可以適用懲罰性賠償?shù)膯栴}。
關(guān)于第一個(gè)問題，未經(jīng)許可擅自將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)注冊(cè)為企業(yè)名稱，無疑是可以判令停止使用該企業(yè)名稱的。正如二審判決所言，法院根據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法五十八條與反不正當(dāng)競爭法第二條的規(guī)定認(rèn)定被告構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為無疑是恰當(dāng)?shù)?。而且基于該案的具體情況，考慮到原告的“大潤發(fā)”商標(biāo)具有極高的知名度與美譽(yù)度，而且被告侵權(quán)表現(xiàn)惡劣、主觀惡意明顯、超市影響力廣等各種因素，需要判令被告停止使用含有“大潤發(fā)”字樣的企業(yè)名稱。實(shí)際上，在我國現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)行之前，我國法院在司法實(shí)踐中對(duì)該類案件的處理原則是“未經(jīng)許可將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)注冊(cè)為企業(yè)名稱，突出使用的構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，未突出使用但導(dǎo)致混淆的仍然構(gòu)成不正當(dāng)競爭”。我國現(xiàn)行商標(biāo)法實(shí)際是確認(rèn)了我國法院長期司法實(shí)踐中的處理原則。另外值得注意的趨勢(shì)是，對(duì)于該類案件的具體法律適用，某個(gè)標(biāo)識(shí)既是權(quán)利人的商標(biāo)也是企業(yè)字號(hào)的情況下，目前法院越來越多地直接適用我國現(xiàn)行商標(biāo)法五十八條結(jié)合反不正當(dāng)競爭法第二條來處理，而不再全部是適用反不正當(dāng)競爭法第五條第三款來處理。
關(guān)于第二個(gè)問題，根據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法第六十三條的規(guī)定，惡意侵權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重的，可以在根據(jù)權(quán)利人實(shí)際損失、侵權(quán)人違法所得或商標(biāo)許可費(fèi)用的基礎(chǔ)上確定數(shù)額的一倍以上三倍以下判賠。我國民法制度上的違約責(zé)任、侵權(quán)責(zé)任盡管以填平原則為主，但無疑同時(shí)具有懲罰功能，且知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中，侵權(quán)惡意往往是判賠數(shù)額的重要考量因素。該案中，被告在明知“大潤發(fā)”商標(biāo)為原告享有極高知名度及美譽(yù)度的商業(yè)標(biāo)識(shí)，卻仍然大規(guī)模、廣范圍的進(jìn)行侵權(quán)使用，且在連續(xù)因此受到行政處罰的情況下拒不停止、持續(xù)侵權(quán)，應(yīng)該說具有較大的主觀惡意，因此法院在綜合考慮商標(biāo)知名度、侵權(quán)情節(jié)、侵權(quán)后果等情況下，并同時(shí)將被告的侵權(quán)惡意作為重要考量因素，在法定賠償范圍內(nèi)作出300萬的判賠，應(yīng)該說是合理的。一審判決中盡管有懲罰性賠償?shù)恼撌?，但主要還是將侵權(quán)惡意作為判賠的重要考量因素。
商家泉 北京市高文律師事務(wù)所律師：該案中原告擁有的“大潤發(fā)”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間為2009年12月28日，最早使用于1998年7月，2015年1月被認(rèn)定為上海市著名商標(biāo)、2016年1月18日被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。被告大潤發(fā)公司成立于2014年10月14日，經(jīng)營范圍與原告相同，被告在審理中明確表示成立上述字號(hào)前知曉原告商標(biāo)。因侵犯“大潤發(fā)”商標(biāo)專用權(quán)，2015年4月22日被工商行政處罰。原告公證書顯示，雖經(jīng)上述處罰，但2015年9月及11月，被告大潤發(fā)公司仍持續(xù)侵權(quán)。
該案審理中，被告大潤發(fā)公司以“字號(hào)權(quán)”進(jìn)行了抗辯，那么本案是否存在商標(biāo)與字號(hào)的沖突？理論上講知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有法定性，因此每一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)都有權(quán)利的邊界，尤其是在個(gè)案中要?jiǎng)澐智宄?。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基點(diǎn)是鼓勵(lì)創(chuàng)新，禁止假冒、剽竊行為。權(quán)利與權(quán)利之間有正當(dāng)性的邊界，發(fā)生權(quán)利沖突時(shí)，是否侵權(quán)，從權(quán)利的限制角度進(jìn)行抗辯，在理論上就是權(quán)利沖突，一種是真正意義上的權(quán)利沖突，還有一種是并不是真正意義上的沖突——假性沖突，實(shí)質(zhì)上是被告的侵權(quán)。處理權(quán)利沖突，一是要堅(jiān)持保護(hù)在先權(quán)利的原則；二是要堅(jiān)持適度避讓原則，權(quán)利存在和行使本身是合法的，但權(quán)利行使的范圍和方式受到了限制；三是要堅(jiān)持利益平衡原則。具體到該案，由于原告康成公司享有在先權(quán)利，且“大潤發(fā)”系列注冊(cè)商標(biāo)具有很高知名度，被告大潤發(fā)公司在選擇企業(yè)名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)避讓上述注冊(cè)商標(biāo)，但其仍然將含有“大潤發(fā)”字樣的文字作為企業(yè)名稱予以注冊(cè)并進(jìn)行實(shí)際商業(yè)使用，且無任何正當(dāng)、合理的理由，不論其是否突出使用均難以避免產(chǎn)生市場混淆，具有攀附康成公司商譽(yù)的主觀意圖，違背了誠實(shí)信用的商業(yè)道德。該案中被告在收款收據(jù)上使用涉案商標(biāo)，屬于售后混淆問題，因未對(duì)消費(fèi)者購買決定產(chǎn)生影響，不屬于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的范圍。鑒于被告除此之外，還有其他大量售中侵權(quán)行為，故不影響本案構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)及不當(dāng)競爭的總體評(píng)價(jià)。
關(guān)于該案被告承擔(dān)停止侵害的責(zé)任形式，因被告僅有工商登記等的合法形式，但實(shí)體上構(gòu)成了商標(biāo)侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭，應(yīng)依法認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭，不需要以行政處理為前置條件，故而該案直接判決大潤發(fā)公司停止使用“大潤發(fā)”字號(hào)，不允許該字號(hào)與在先商標(biāo)市場共存。而且，賠償數(shù)額僅作為原告恢復(fù)商標(biāo)權(quán)利圓滿狀態(tài)的一部分，恢復(fù)權(quán)利圓滿狀態(tài)請(qǐng)求權(quán)的另一部分則由消除影響來實(shí)現(xiàn)。關(guān)于賠償數(shù)額，該案適用了法定賠償，即法定限額以內(nèi)的酌情賠償。綜合考慮被告的主觀惡意、原告商標(biāo)的知名度及侵權(quán)范圍和后果，該案在法定限額以內(nèi)頂格300萬判賠，在彌補(bǔ)原告經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，也體現(xiàn)了對(duì)被告行為的懲罰性。 

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